日本と米国の知財環境の違い:制度面

知的財産

日本での特許出願を経験した後、米国への特許出願を行う際、IDSや宣誓書、Restriction Requirementなどの手続きがあり、出願のルールの違いを感じます。また、米国の特許弁護士(Attorney)と話をすると継続出願(Continuation)やCIPなどの活用の話題があり、日本と米国の実務的な内容の違いを感じました。また、仮出願やPGR・IPR・EPR活用など、日本との運用の違いを感じる制度も多くあります。概ねの制度の比較を表にまとめてみました。

項目日本(JPO)米国(USPTO)実務上のポイント
基本原則先願主義First Inventor to File
(発明者による先願主義)
実質的に同じ
仮出願(Provisional)なしあり米国独自
先行技術開示義務(IDS)なしあり米国出願の重要ポイント
宣誓書(Declaration)不要必要発明者管理が重要
Restriction Requirement少ない(単一性違反) 多い米国では審査上の理由でカテゴリ選択が必要
分割出願ありDivisionalあり両国共通
継続出願(Continuation)  なしあり米国独自
CIPなしあり日本では国内優先権が近い
面接制度限定的一般的米国は交渉型審査
異議・無効制度異議申立・無効審判    PGR・IPR and EPR米国は成立後の攻撃が多い
延長制度(PTE)あり(医薬等)あり(PTE:FDA審査等、
PTA:審査遅延による自動延長)      
米国はPTAあり
訴訟制度比較的穏やかディスカバリーあり米国の訴訟コストは大きい

IDSや宣誓書は、米国の特許制度の歴史に関わる制度です。IDSはや開示義務は「審査の公正性」を目的としており、背景として米国での特許訴訟の多さがあります。宣誓書は「真の発明者の保護」を目的としています。米国は歴史的な先発明主義の名残や訴訟重視の文化を背景に、出願人自身に高い説明責任が求められ、IDSとDeclarationは、そのような米国特有の『発明者中心・公正審査重視』という制度思想を象徴する仕組みです。一方、日本では特許庁主導で審査が進められ、企業による権利取得が制度の中心となっている背景があります。

また、仮出願(Provisional)や継続出願(Continuation)、CIPは、スタートアップやベンチャー企業が多い米国で、発明を早く出願したり、無形資産として継続的に権利を確保するための仕組みになっています。継続出願は形式的には日本の分割出願にも似ていますが、運用は大きく違うことを感じています。

また、訴訟社会である米国では、IPR、PGR、EPRなどが早期に活発に行われます。また、米国のDiscovery制度は、米国以外の国でも対応が必要になります。日本の異議申立や無効審判などは、警告や訴訟の守りの意識になりますが、米国では競合を攻撃する戦略的な側面があるようです。

米国の特許制度は、その歴史やベンチャー重視、訴訟の多さから、日本や他の国とのさまざまな違いがあることを、これらの制度や運用から感じます。

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