技術系企業での知財業務7:特許権のPF管理

知的財産

技術部門で知財担当をするようになってから、権利化した特許のポートフォリオ(PF)検討として特許権の維持判断を行うようになりました。特許権の維持費用は、多くの国で年限の経過と共に高額になる傾向があり、支払いの発生する前の段階で維持する特許権や維持する国を検討することが求められるのですが、この実施方法として、個別に検討するのではなく部門の特許PF全体を見て知財部等と協働する形のスタイルで私自身は経験してきました。

特許権の維持については、基本的には出願してから一定の時間が経っており、その時点で発明した技術が事業としての実施にどのように寄与しているかを判断する必要があります。この際、判断する観点としては、①自社実施の有無、②他社抑止可能性、③侵害検知性、④将来価値(将来実施、他社交渉材料(クロスライセンスなど)、等)、などが挙げられます。また、国によって特許費用の負担に差があり、維持判断に影響してきます。

また、特許発明のカテゴリによっても維持判断の考え方が変わってきます。代表的なカテゴリーとして、材料特許と製造方法などのプロセス特許で考えると、材料系特許では、③材料要因の規定により侵害検知しやすい、また、①自社実施について判断する時点での材料製品の製造・販売の有無により判断をしやすい、といった傾向があります。一方で、製法などプロセス特許は、①自社実施は材料系製品が変わっても実施可能施が高いものの、③侵害検知ではプロセスは秘匿しやすく各国制度により証拠開示の強弱がある、一方、②他社抑止効果としては特許製法による製品の輸入・輸出に及ぶ可能性がある、等の観点があります。このようなカテゴリによる特許権の維持については、機械系製品の場合や用途特許の場合など、製品の技術的要素や実際の用途などで判断の方法が変わってくる場合が多いものと考えられます。

以上のような内容を考えると、特許権の維持検討は企業・事業部門単位でのPFとして検討する必要があること、また国内・海外の特許制度や費用負担なども考慮する必要があることから、知財部・R&D・各技術部門によるチェック&バランスが重要な業務と思います。

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